이런 복잡한 일이 실제로 있었습니다. 상표권자 A씨가 B회사에게 통상사용권을 주었는데, 나중에 C씨에게는 전용사용권을 설정해줬습니다. 그런데 B회사는 통상사용권 등록을 하지 않았는데, C씨가 "등록 안 한 통상사용권은 무효다"라며 상표사용 중단을 요구했습니다.
복잡한 사건의 전말
2020년 6월 23일, 원고1이 인스턴트우동, 만두, 간이음식점업 등을 지정상품으로 하는 상표권을 등록받았습니다.
2021년 7월 11일, 원고1이 피고 회사에게 무상의 통상사용권을 설정해줬습니다. (기간: 2021.7.11~2031.7.10)
피고 회사는 통상사용권 설정을 특허청에 등록하지 않았습니다. 여기서 문제의 씨앗이 생겼죠.
2022년 3월 17일, 원고1이 원고2에게 전용사용권을 설정해주고 당일 바로 등록했습니다. (기간: 2022.3.17~2030.6.22)
이제 같은 상표에 대해 통상사용권자(피고)와 전용사용권자(원고2)가 동시에 존재하는 복잡한 상황이 되었습니다.
원고들이 피고 회사를 상대로 상표권 침해금지 및 손해배상을 청구하는 소송을 제기했습니다.
"등록 안 한 통상사용권은 전용사용권자에게 대항할 수 없다"
핵심 쟁점: 통상사용권의 대항력
전용사용권: 독점적 사용권 + 반드시 등록 필요
통상사용권: 비독점적 사용권 + 등록은 대항요건
핵심: 통상사용권은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없음
제3자: 통상사용권자와 양립할 수 없는 지위를 가진 사람
상표법 제100조 제1항 제1호의 핵심
"통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다"
여기서 제3자는 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 의미합니다. 전용사용권자는 독점적 권리를 가지므로 통상사용권자와 양립할 수 없는 대표적인 제3자입니다.
대법원의 중요한 판단
상황: 같은 상표에 통상사용권(미등록)과 전용사용권(등록)이 동시 존재
전용사용권자의 지위: 설정 범위 내에서 독점적 사용권을 가짐
통상사용권자의 한계: 등록하지 않으면 전용사용권자에게 대항 불가
결과: 전용사용권자가 통상사용권자의 상표사용을 금지시킬 수 있음
등록의 법적 의미
이 사건은 지적재산권에서 등록의 중요성을 다시 한번 보여준 사례입니다:
- 권리 발생: 상표권은 등록으로 발생 (등록주의)
- 대항요건: 통상사용권은 등록이 대항요건
- 공시 기능: 등록으로 제3자에게 권리관계 공시
- 법적 안정성: 등록된 권리가 등록되지 않은 권리에 우선
실무상 문제점
• 등록 절차 누락: 통상사용권 설정 후 등록 절차를 밟지 않음
• 위험성 인식 부족: 등록하지 않을 경우의 법적 위험 간과
• 후발 권리에 대한 대비 부족: 전용사용권 설정 가능성 고려 안 함
• 계약서 미비: 상표권자의 후발 권리 설정 제한 조항 없음
원심 법원의 잘못된 판단
• 대항력 법리 무시: 통상사용권의 대항요건에 대한 법리 적용 누락
• 계약 관계에만 집중: 상표권자와 통상사용권자 간의 계약관계만 보고 판단
• 제3자 대항력 간과: 전용사용권자에 대한 대항 가능성 검토 누락
• 필요한 심리 누락: 실제 침해 여부 등 핵심 쟁점 심리하지 않음
제3자의 범위
기본 개념: 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람
대표적 예시:
- 전용사용권자: 독점적 권리로 통상사용권과 양립 불가
- 상표권 양수인: 상표권을 양도받은 새로운 권리자
- 질권자: 상표권에 질권을 설정받은 담보권자
- 가압류 채권자: 상표권을 가압류한 채권자
실무에서의 교훈
- 반드시 등록: 통상사용권 설정 즉시 특허청에 등록
- 계약서 정비: 상표권자의 후발 권리 설정 제한 조항 삽입
- 정기적 확인: 상표권 등기부 정기적 확인으로 후발 권리 파악
- 전문가 상담: 상표 라이선스 계약시 변리사 상담 필수
- 중복 설정 주의: 통상사용권과 전용사용권 중복 설정시 분쟁 가능성
- 계약 조율: 기존 통상사용권과 신규 전용사용권 간 조율 필요
- 명확한 구분: 권리 범위를 명확히 구분하여 설정
- 사전 협의: 후발 권리 설정시 기존 권리자와 사전 협의
등록 절차와 비용
통상사용권 등록:
• 신청서 + 설정계약서 제출
• 등록료: 약 4만원
• 소요기간: 약 1-2주
전용사용권 등록:
• 신청서 + 설정계약서 제출
• 등록료: 약 13만원
• 소요기간: 약 1-2주
유사한 실제 사례들
- 특허권 실시권: 등록하지 않은 통상실시권의 제3자 대항력 문제
- 디자인권 사용권: 미등록 디자인 사용권과 후발 권리자 간 충돌
- 저작권 이용허락: 배타적 이용허락과 비배타적 이용허락의 충돌
- 상표권 양도: 미등록 통상사용권과 상표권 양수인 간 분쟁
예방을 위한 실무 가이드
• 계약 체결 즉시 등록: 권리 설정 후 즉시 특허청 등록
• 배타적 조항 삽입: 상표권자의 후발 권리 설정 제한
• 정기적 모니터링: 상표권 등기부 정기 확인
• 전문가 검토: 계약서 작성시 변리사 검토
• 사전 협의 체계: 후발 권리 설정시 기존 권리자 협의
비즈니스에 미치는 영향
이번 판례는 브랜드 라이선스 비즈니스에 중요한 시사점을 제공합니다:
브랜드 비즈니스의 위험성
프랜차이즈나 라이선스 사업에서 상표사용권을 등록하지 않으면, 나중에 다른 사업자가 전용사용권을 취득할 경우 기존 사업을 중단해야 할 수도 있습니다. 몇 만원의 등록비를 아끼다가 수억원의 사업손실을 볼 수 있는 것입니다.
향후 전망
- 등록 의식 제고: 통상사용권 등록에 대한 인식 개선
- 계약서 정교화: 더욱 세밀한 권리 관계 설정
- 분쟁 예방 시스템: 사전 협의 및 조정 시스템 발달
- 전문가 역할 확대: 변리사의 계약 검토 역할 중요성 증대
일상생활 속 의미
이번 판례는 지적재산권에서 등록의 절대적 중요성을 다시 한번 확인해준 사건입니다. 권리는 있지만 등록하지 않으면 나중에 큰 문제가 될 수 있다는 교훈을 줍니다.
기억하세요! 상표 사용권을 받았다면 반드시 등록하세요. 몇 만원의 등록비를 아끼다가 나중에 수억원의 사업 손실을 볼 수 있습니다. 특히 브랜드나 상표를 이용한 사업을 할 때는 반드시 전문가와 상의하여 적절한 권리 보호 조치를 취해야 합니다. 법은 잠들어 있는 자를 보호하지 않습니다.